業務の品質を極める | ミノル国際特許事務所

ミノル国際特許事務所

コンシェルジュ

高度な技術力を持つ日本企業は海外市場で大きなニーズがあります。また日本ブランドもまだまだ海外で強さを発揮します。知財のグローバル戦略は、海外市場を優位に展開する上で不可欠です。

日本から世界へ

海外市場(特にアジア諸国)は成長市場でビジネスチャンスは多いです。しかし、日本と比較して模倣品の流通や、商標ブローカーを始め事業リスクは高いのも確かです。

このような事業リスクは「知財」を一つのツールとしてうまくマネジメントすることで、軽減することができます。具体的には外国において特許権や商標権といった知的財産権を獲得することでマーケットをコントロールしていきます。外国への出願についてのご質問を以下でお答えいたします。またその他のご相談やご質問も弊所まで気軽にご相談ください。

コンシェルジュがお答えします。

日本で取得した特許は外国でも有効ですか?

いいえ、日本国内のみ有効で、外国では有効でありません。

→日本で取得した特許は、日本国内において独占的に実施することが可能となります。しかし日本国以外の外国では独占的に実施できるというわけではありません。日本で取得した特許を外国においても有効にしたい場合には、国毎に特許登録をする必要があります。海外へ出願する際には、出願国選定、出願ルート選定を行っていきますが、海外における特許取得について豊富な意識・経験を持つ専門家に相談することをお勧めいたします。詳しくはこちら(出願国の選定支援外国出願の出願ルート選定支援)をご覧下さい。

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外国に特許出願する際に注意する点は?

基礎となる日本特許の出願日から1年以内に必ず出願するようにしてください。

→基礎となる日本特許の出願日から1年以内に外国に出願できれば、パリ条約の優先権を主張することができます。これにより、外国出願は、その出願日が日本特許の出願日に出願したものして取り扱われます。

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PCT出願とパリルート出願の何れを選択すべきでしょうか?

ケースバイケースで判断しなければなりません。下記をご覧下さい。

→PCT出願は、具体的にどの国に出願しようか決めかねている場合に特に有効です。先ずPCT出願をしておくことで、優先日から30ヶ月まで各国の国内段階への手続が延長されます。その間に、何れの国に出願するかをじっくり検討することができます。またPCT出願では、サーチレポートを得ることができ、国内段階へ移行をするか否かの判断を行う上で有効な情報を得ることもできます。しかし、PCTの出願費用等がパリルート出願よりも余計にかかるため、コストパフォーマンスを考慮した上で選択することとなります。ケースバイケースの判断になりますので、海外における特許取得について豊富な意識・経験を持つ専門家に相談することをお勧めいたします。詳しくはこちら(外国出願の出願ルート選定支援)をご覧下さい。

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いずれの国に出願しようか迷ってます。

原則は市場国と生産国への出願を優先します。

→外国出願は、翻訳費用に加えて各国の弁理士費用、各国特許庁手数料も余計にかかるため非常にコストがかかってしまいます。また、特許制度の違いにより、日本で簡単に特許を取得できるものが、外国ではなかなか権利化できず、中間手続等の費用がかさむ場合もあります。このため、費用対効果を見極めた上で、出願国を選定する必要が出てきます。

出願国の選定の基準は、下記のとおり

1 生産拠点国(製品を生産する国)と市場国(製品を販売する国)に出願を行う。Ex)ベトナムで生産、中国で販売→ベトナムと中国に特許出願する。

2 中でも最も優先するのは市場国

∵市場国における自社製品の販売こそ最も守るべき利益

3 生産拠点国と市場国との間で、目的に応じて出願する特許を切り換えることで効率化を図る

例)生産拠点国では、製法特許を中心に出願し、市場国では、製品の形態や用途等、他社の模倣を防止する上で効果的な特許を取得する。

4 特にアジア諸国は、代理人コストが比較的安いのに対して、欧米の代理人コストは高い→欧米への出願は重要性の高いものに絞り込みを行うことでコスト抑制を図る。

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海外でうちの会社で販売している製品の模倣品を発見しました。どうすればよいでしょうか?

先ずは日本の専門家(弁理士)と相談することが重要です。ケースバイケースで対応が全く異なるためです。

→模倣品を放置しておくと、模倣品の製造国や販売国で市場を失い、ブランドイメージが悪化し深刻な被害を受けるため、即座に対応するのが宜しいでしょう。しかし、国によって取締り体制や裁判制度、運用が異なります。また、模倣の実体に応じて取り得る手段も異なる(警告状の送付、税関による水際対策等)。現地の弁理士と提携して行っていくことになりますが、先ずは日本の専門家(弁理士)と相談するのがよいでしょう。また、日本貿易振興機構(JETRO)による情報提供事業を利用するのも手です。模倣品・海賊版の流通経路や販売状況等の情報が手に入ります。

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外国出願の費用をなるべく安くしたいのですが

中小企業の方であれば、地域中小企業知的財産戦略支援事業を利用するのが宜しいかと思います。

→例えば東京都では、東京都知的財産総合センター(外国特許出願費用助成事業)で助成を受けられる可能性があります。助成内容は、助成率: 1/2以内で助成限度額:300万円です。弊所で助成申請書の作成のお手伝いもしております。なるべく高い確率で助成が受けられるように尽力させていただいております。

また弊所では、代理人費用をなるべく安くできるように日々交渉し、お客様にとってリーゾナブルなお値段で外国出願いただけるよう今後も努力します。また、弊所の手数料もできる限り低廉な料金にするよう努めており、お客様の費用対効果を上げていただけることを第一優先としております。

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海外の特許制度は日本の特許制度と似ていますか?

ほぼ似ていると考えていただいて宜しいです。

→特許要件や審査等、大体同じですが若干の相違があります。また実用新案制度が無い国もあり、アメリカやイタリアは審査請求制度はありません。

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日本の特許庁に商標登録すれば、外国でも使用できますか?

いいえ。原則として商標を使用する国ごとに商標登録する必要があります。

→日本で登録された商標は、日本で独占的に使用することはできますが、世界中で独占的に使用できるというわけではありません。日本で登録した商標を海外においても使用したいという場合には、原則として国ごとに商標登録する必要があります。

但し、「商標の国際登録制度」(マドリッドプロトコル)や「欧州共同体商標」(CTM)などの広域保護制度を利用した方がよいケースもあります。そのため、海外の商標登録について豊富な知識・経験を持つ専門家に依頼することをお勧め致します。詳しくはこちらをご覧下さい。

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外国では未だ使用開始していません。それでも商標登録できますか?

使用が登録要件となっている国もあります。

→多くの国では使用していなくとも商標登録できます。 但し、殆どの国では3年若しくは5年間まったく使用していない登録商標に対して、第三者から商標登録の取消し請求がなされた場合、その商標登録は取り消されるという制度があります。

なお、米国、カナダなど一部の国では商標登録に際し「使用をしていること」、又は最低でも「使用意思があること」が要件となっています。

その中でも米国では登録後の5年目から6年目の間に使用宣誓書の提出が義務付けられておりますので、使用意思を表明し、実際には使用していない状態で商標登録を受けたとしても、上記期間内に使用をしていなければ登録を維持することができなくなっています。

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外国で日本語の漢字、片仮名、平仮名は商標登録できますか?

はい。但し注意が必要です。

→日本語は外国では図形又は読めない文字として認識されます。よって、その読み方までは保護されません。読み方も保護したい場合には、アルファベットを用いたローマ字表記も商標登録するとよいでしょう。

なお、中国など一部の国では日本語がわかる審査官もいますので、相応する現地語や英語と類似であると判断されて拒絶される場合もありますので注意が必要です。

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